Brand Protection: cos’è e come funziona la tutela del marchio on-line?

Proteggere la propria immagine ed il proprio nome in Rete da eventuali contraffazioni e/o da usi non autorizzati può non essere semplice, la tutela del proprio brand online, tuttavia, è un’attività irrinunciabile per tutte le aziende che desiderano pianificare e sviluppare la propria presenza on-line evitando brutte sorprese dovute all’attività di eventuali contraffattori.

Digital Brand Protection

Ma com’è possibile proteggere il proprio brand su Internet? Le strategie da intraprendere possono essere diverse e vanno dalla classica Registrazione del Marchio (che offre una tutela legale anche per il “mondo off-line”) a strategie “più sottili” di monitoraggio delle attività in Rete che coinvolgono il nostro nome.

Quando parliamo di Internet, l’attività di tutela del brand digitale prende il nome di Digital Brand Protection (o, più semplicemente, Brand Protection) e consiste in una serie articolata di servizi che coinvolgono, in primo luogo, i nomi a dominio.

Il primo e più importante identificativo di una realtà digitale, infatti, è il dominio, cioè l’indirizzo web mediante il quale tale realtà è raggiungibile on-line (ad esempio il nostro “mrwebmaster.it”). La scelta e la registrazione del dominio rappresentano, pertanto, uno dei primi e fondamentali passaggi per la nascita di un nuovo brand digitale.

Marchio Registrato e nome a dominio

E’ importante precisare fin da subito che la titolarità di un Marchio Depositato o Registrato non conferisce automaticamente la titolarità del corrispondente nome a dominio: se avete ideato un marchio ed avete deciso di tutelarvi registrandolo presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), siete sicuramente a buon punto… ma non dimenticate di registrare anche i domini corrispondenti a tale marchio! L’aver depositato il marchio, infatti, non crea alcun automatismo nell’assegnazione dei domini web, i quali dovranno essere registrati (quanto prima) mediante la normale procedura di assegnazione.

I domini web, infatti, sono gestiti da degli enti (detti Registration Authority) che si occupano di ricevere ed analizzare le richieste di assegnazione per una data estensione (nel caso dell’Italia, ad esempio, l’estensione di riferimento è “.it”) senza alcun obbligo di effettuare verifiche circa la effettiva titolarità del nome richiesto.

La Registration Authority che gestisce una data estensione (nel nostro esempio “.it”), in pratica, deve solo verificare che il nome richiesto sia ancora libero e che siano rispettati alcuni requisiti formali (ad esempio la residenza in un dato luogo), mentre non è tenuta ad effettuare verifiche circa 1) l’esistenza o meno di marchi registrati corrispondenti a tale nome e/o 2) l’esistenza di domini simili e/o identici presso altri registri.

In altre parole, se io richiedo l’assegnazione del dominio “mrwebmaster.it”, il Registro.it (cioè l’autorità che gestisce il suffisso .it) non dovrà fare altro che verificare se tale nome è già occupato o meno. Non è onere del Registro.it verificare che io sia effettivamente il titolare del marchio “mrwebmaster” ne tantomeno se esistono domini come “mrwebmaster.eu”, “.com” o “.net” registrati da altri in un momento precedente alla mia richiesta.

Come credo risulti già piuttosto evidente, il rischio di registrazioni illegittime è molto alto, essendo i domini web distribuiti presso centinaia di diversi registri sparpagliati per il mondo ed essendo le autorità di gestione totalmente esentate da controlli di sorta circa la legittimità delle richieste ricevute ed operando secondo il semplice criterio del “First come, first served“.

Quanto detto sinora, tuttavia, non deve essere frainteso: il titolare di un Marchio Registrato, infatti, gode sempre e comunque di una tutela legale che gli consentirà di agire contro le eventuali registrazioni abusive effettuate da terzi. Se è vero che le authority non hanno alcun onere di controllo, infatti, ciò non significa che l’attività dei terzi sia sempre legittima!

Prima di vedere quali possono essere le azioni di tutela da opporre ad eventuali abusi, è opportuno passare in rassegna quelli che sono i principali rischi legati alla gestione di un brand nel mondo digitale.

Attivita fraudolente di registrazione domini a danno dei brand

Esistono diverse attività on-line fraudolente che possono creare un danno ai titolari legittimi di un brand. Vediamo di seguito quali sono ed in cosa consistono.

Cybersquatting

Il Cybersquatting (anche detto domain grabbing) è l’attività fraudolenta di chi si appropria di domini corrispondenti a marchi commerciali altrui o a nomi di personaggi famosi al fine di ottenerne un lucro attraverso lo sfruttamento abusivo (vendita di prodotti similari o contraffatti, attuazione di vere e proprie truffe digitali, diffusione di virus, ecc.) e/o la rivendita di tali domini ai legittimi titolari a prezzi molto elevati.

Typosquotting

Quella forma particolare di Cybersquotting che si basa sugli errori di battitura/digitazione che gli utenti potrebbero commettere digitando l’indirizzo di un dominio, prende il nome di Typosquotting. In pratica il typosquotter registrerà uno o più domini, simili all’originale, al fine di intercettare il traffico di chi, cercando un dato brand, commetta degli errori di battitura (ad esempio: “goggle” invece di “google” o “yutube” invece di “youtube”).

Azioni a tutela del proprio brand nel mercato digitale

Ma come può il titolare di un Marchio o di un Nome far valere i propri diritti circa le registrazioni abusive di nomi a dominio da parte di un cybersquatter? Le strade sono due…

Procedura di Riassegnazione

Presso la maggior parte delle authority esistono specifiche procedure, dette procedure di riassegnazione (o PDR), che permettono al legittimo titolare di un marchio di ottenere che gli sia trasferita la proprietà del nome a dominio corrispondente registrato abusivamente da terzi.

Tali procedure vogliono essere una via più veloce ed economica, rispetto alle tradizionali procedure giudiziali, per consentire al titolare di un diritto di proprietà intellettuale di ottenere giustizia di fronte a fenomeni quali truffe, contraffazione e cybersquatting.

L’avvio della procedura richiede, semplicemente, l’invio di una raccomandata A.R., debitamente motivata, che il soggetto che assume aver ricevuto pregiudizio dall’assegnazione a terzi di un particolare dominio deve far pervenire alla Registration Authority competente.

Una volta ricevuta tale lettera, l’authority modificherà lo stato del dominio annotando, all’interno del registro pubblico, lo stato di contestazione dello stesso (contestato/challenged). Tale annotazione, che potrebbe essere vista dai più come un atto puramente formale, ha in realtà riflessi di non poca importanza: da questo momento, infatti, il dominio non sarà trasferibile ad altri all’infuori di colui che ha attivato la procedura.

Una volta attivata la procedura questa dovrà essere espletata nel termine di sei mesi. Al termine della procedura il dominio verrà trasferito al soggetto ricorrente oppure, qualora la contestazione risulti infondata, il dominio verrà liberato dal vincolo di non trasferibilità ed il titolare potrà disporne liberamente.

Procedura Giudiziale

E’ facoltà del soggetto che ritiene di essere vittima di contraffazione del marchio o di cybersquatting, decidere di agire, per la tutela dei propri diritti, seguendo il classico iter previsto dalla giustizia ordinaria. E’ importante precisare che l’espletamento della PDR è solitamente precluso a chi abbia già deciso di ricorrere alle vie legali.

Viceversa, nulla vieta alla parte soccombente della PDR di ricorrere al normale iter giudiziale: è importante sottolineare, infatti, che le procedure di riassegnazione non ha natura giurisdizionale (è una procedura di carattere amministrativo), e come tale non preclude alle parti il ricorso, anche successivo, alla magistratura o all’arbitrato.

Solitamente, chi ritiene di essere vittima di fenomeni lesivi per il proprio marchio online, preferirà seguire la via della PDR (più economica, facile e veloce) e solo successivamente, qualora ne risulti soccombente, ricorrere alle procedure giudiziali.

Non è questa la sede per spiegare come procedere in sede legale per la tutela del proprio brand di fronte a chi lo sta sfruttando abusivamente, ma non è sbagliato dire che il primo step è quello di rivolgersi ad un buono studio legale (meglio se specializzato in diritto della proprietà industriale ed intellettuale).

Difesa proattiva del brand online

Sino ad ora abbiamo visto come difendere il nostro brand da registrazioni di domini effettuate illegittimamente da terzi. Una buona strategia di Brand Protection, tuttavia, non può non partire da uno studio preliminare finalizzato ad anticipare la tutela del brand mediante azioni preventive.

Ma in che modo è possibile agire preventivamente contro il rischio del cybersquatting?

Brand protection e nuovi marchi

La cosa migliore da fare quando si lancia un nuovo marchio, prima di iniziare una qualsivoglia attività promozionale, consiste nel valutare attentamente quali domini registrare in base alle specifiche esigenze del proprio business. Per un business nazionale la registrazione del corrispondente dominio “.it” appare scontata, ma altrettanto inevitabile sarebbe la registrazione del dominio nei principali suffissi (.com, .net, .org, .eu) onde evitare che altri lo facciano, creando confusione e sviamento dell’utenza nazionale (queste estensioni sono molto diffuse e di uso comune anche per molti siti italiani).

Se il nostro business travalica i confini nazionali, oltre a quelli citati, sarà opportuno registrare anche tutti i suffissi (ccTLD – Country Code Top Level Domain) dei paesi nei quali il nostro brand dovrà essere veicolato. Nel fare questa valutazione, ovviamente, sarà opportuno valutare non solo gli sviluppi immediati e prevedibili ma anche quelli auspicabili in una prospettiva futura: volendo fare un esempio, se pensiamo di lanciare il nostro marchio anche in Germania e in Francia sarà opportuno registrare il nostro nome anche nelle estensioni “.de” e “.fr”, e se abbiamo l’ambizione di poter arrivare, magari in un futuro lontano, anche in Cina… beh, conviene registrare subito anche il “.cn”, prima che qualcun altro lo faccia al posto nostro!

Brand protection e marchi preesistenti

Discorso differente riguarda la tutela di brand preesistenti, cioè già conosciuti al pubblico. In questa circostanza la registrazione dei domini potrebbe rivelarsi attività complessa perché è probabile che qualcuno di questi sia già stato registrato da altri.

Ma com’è possibile agire in questa situazione ed ottenere il controllo dei domini già registrati da altri? Una prima soluzione, come abbiamo già visto, potrebbe essere quella di ricorrere alle procedure di riassegnazione o, addirittura, muoversi secondo i consueti iter legali. Nei casi meno cristallini, dove cioè il diritto all’uso del dominio da parte dell’attuale assegnatario non appare così evidentemente illecito, potrebbe tuttavia essere preferibile giocare d’anticipo e cercare un accordo amichevole, formulando un’offerta d’acquisto che convinca l’attuale assegnatario a cedere il dominio.

Ovviamente la situazione è delicata: il rischio, infatti, è di cadere vittima di una sorta di “ricatto” commerciale: l’attuale assegnatario, forte del nostro interesse e della nostra disponibilità a trovare un accordo, potrebbe pretendere cifre davvero importanti per acconsentire al trasferimento del dominio!

In situazioni come questa, quindi, la strada migliore da seguire, per chi fosse interessato a trovare un accordo con l’attuale assegnatario, è ricorrere all’attività di mediazione di un broker: così facendo, infatti, il soggetto interessato al dominio resta sullo sfondo (il broker, per ovvie ragioni, non ne svelerà l’identità) delegando la transazione ad un professionista specializzato che sarà sicuramente in grado di trovare un accordo migliore e più conveniente di quello che avrebbe trovato l’interessato se si fosse mosso in prima persona.

Ovviamente l’attività del broker dovrà essere retribuita: solitamente viene richiesta una tariffa fissa per la gestione della transazione più una quota percentuale in caso di buon esito della stessa. Prima di dare mandato alla società di brokeraggio, pertanto, è opportuno informarsi per bene sulle tariffe applicate.

Brand Protection: in cosa consiste?

Il servizio di Brand Protection è, solitamente, fornito da aziende specializzate nella gestione dei marchi digitali e/o da aziende operative nel mercato dei nomi a dominio. In linea di massima, possiamo dire che si tratta di un’attività, complessa ed articolata, di gestione e controllo dei domini web inerenti ad un dato brand: in pratica, il titolare del marchio affida la gestione del proprio portafoglio domini ad un’azienda specializzata che si assume l’onere di identificare i domini da registrare, di monitorare lo stato del mercato (identificando con anticipo eventuali “domini a rischio”) e far fronte sia alle esigenze tecniche che alle problematiche burocratiche.

Le aziende che forniscono il servizio di Brand Protection, solitamente, offrono svariati servizi ai propri clienti. Vediamo di seguito quali sono queste attività:

• Identificazione dei domini da registrare – L’azienda che si occupa del servizio offre, al titolare del marchio, una consulenza circa i domini che sarebbe opportuno registrare sulla base delle specifiche esigenze del marchio stesso (contenuto, territorialità, ecc.). Alcune aziende offrono, contestualmente, un servizio di Domain Audit al fine di verificare l’eventuale utilizzo del marchio/nome in tutte le estensioni di dominio disponibili.
• Gestione del portafoglio domini – Il fornitore del servizio si occuperà delle nuove registrazioni, dei rinnovi e di tutte le eventuali pratiche burocratiche necessarie al mantenimento ed allo sviluppo del portafoglio domini associato ad un dato brand. In questo modo il titolare del marchio non corre il rischio di commettere errori o distrazioni che potrebbero determinare la mancata registrazione di un dominio strategico o il suo accidentale mancato rinnovo.
• Gestione nuove estensioni – Il fornitore del servizio avviserà il cliente ogni qualvolta verrà lanciata una nuova estensione di dominio fornendo, eventualmente, gli strumenti necessari (vedi Trademark Clearinghouse) per registrare il proprio brand in anticipo prima del periodo di general availability.
• Domain Monitoring – Il fornitore del servizio monitorerà il mercato dei domini (attraverso appositi tool) al fine di identificare le registrazioni di nuovi domini potenzialmente rischiosi per il brand al fine di intraprendere, il prima possibile, le giuste azioni di tutela.
• Gestione infrastruttura DNS – Il fornitore del servizio, solitamente, si occuperà anche di mantenere un elevato livello di efficienza nella struttura DNS (se non sai cosa sono i DNS e come funzionano clicca qui) anche attraverso strumenti di protezione da contraffazioni e falsificazioni dei DNS (DNSSEC), attacchi DDoS, spoofing ed attacchi di cache-poisoning.
• Assistenza registrazione marchio – Alcune aziende che si occupano di Brand Protection offrono ai propri clienti anche un servizio di assistenza nella registrazione del marchio al fine di ottenerne il diritto esclusivo di utilizzo sul territorio italiano e/o europeo.
• Assistenza legale – Alcune aziende offrono ai propri clienti anche l’assistenza legale per far fronte ad eventuali abusi sia attraverso PDR, che mediante arbitrati e/o azioni giudiziali vere e proprie.

Trademark Clearinghouse (TMCH)

Uno dei nuovi e più potenti strumenti per la tutela del brand in ambito digitale è offerto dal Tardemark Clearinghouse (abbreviato come TMCH), un meccanismo centralizzato di raccolta dati concepito dall’ICANN nell’ambito del lancio dei cosiddetti ngTLD.

In pratica si tratta di un database a livello mondiale all’interno del quale vengono raccolti documenti ed informazioni relative ai marchi e ai loro legittimi possessori. Il servizio è gestito da Deloitte in qualità di soggetto validatore e da IBM in qualità di amministratore tecnico del database.

Se un marchio è registrato nel database TMCH il proprietario potrà partecipare al Sunrise Period delle nuove estensioni che verranno lanciate, consentendo la registrazione del dominio prima del periodo di general availability (periodo in cui la registrazione di domini con la nuova estensione è offerta a chiunque). Ogni nuovo gTLD che nascerà, infatti, dovrà obbligatoriamente appoggiarsi al database TMCH per la validazione delle richieste di registrazione nei periodi di Sunrise.

Non solo, il titolare di un marchio registrato nel TMCH viene avvisato automaticamente ogni volta che un’altra persona prova a registrare un dominio con lo stesso nome del marchio. In questo modo il legittimo titolare del brand può avviare le azioni legali che riterrà necessarie con largo anticipo riducendo (se non azzerando) il rischio di patire danni da parte di chicchessia.

Aziende che offrono il servizio di Brand Protection

Di seguito, senza alcuna pretesa di stilare una classifica, vi segnalo alcune aziende italiane che offrono il servizio di Digital Brand Protection, aziende alle quali potrete affidarvi per tutelare il vostro marchio nello spazio digitale.

• Dominiando – Da più di 16 anni specialista nella registrazione e gestione dei nomi a dominio in Italia, offre un valido servizio di Brand Protection che va oltre la gestione del portafoglio domini.
• Register.it – Propone un servizio di Brand Protection molto vasto ed articolato che va dalla gestione del portafoglio domini sino all’assistenza legale ed alla registrazione del marchio sia in sede Italiana che Europea.
• Aruba – L’azienda leader in Italia nel settore dei domini web offre un valido servizio di Brand Protection per tutelare l’identità delle imprese italiane in Rete.

Dominiando

Dominiando è una delle aziende leader in Italia nel mercato dei domini web. Presente sul mercato sin dal 2001, oggi Dominiando è una realtà affermata e si propone quale interlocutore unico per tutte le aziende ed i professionisti che intendono gestire, in modo semplice ed unificato, il proprio portafoglio domini.

Su Dominiando è possibile registrare domini in ogni estensione esistente, dalle classiche gTLD (estensioni generiche) e ccTLD (estensioni territoriali) alle nuove ngTLD (come, ad esempio, .web, .agency, .travel, ecc.).

Tra i vari servizi offerti dall’azienda, spicca il servizio di Brand Protection pensato per fornire una risposta semplice e sicura alle esigenze di protezione dell’identità nell’era digitale.

Il servizio offerto da Dominiando prevede lo studio di una strategia personalizzata per la difesa del marchio in Rete nonché un’analisi del mercato (attuata mediante report periodici) al fine di conoscere e tenere sotto controllo la situazione del brand a livello mondiale.

Una volta comprese le esigenze del brand, gli esperti di Dominiando provvederanno alla registrazione del dominio in tutte le estensioni identificate come strategiche per lo sviluppo e la tutela dell’identità in Rete.

Per chi fosse interessato, è possibile potenziare il servizio selezionando uno dei pacchetti Premium disponibili:

• Pacchetto di protezione continentale – E’ possibile acquistare uno o più dei tre pacchetti disponibili (Europa, America, Asia) al fine di proteggere il proprio marchio nell’ambito territoriale più adatto. In pratica non sarà necessario svolgere alcuna pratica ne richiesta di registrazione per i singoli domini, tutte le procedure saranno attivate mandando un’unica richiesta a Dominiando.
• Presenza locale – Questo pacchetto consente di registrare tutti quei domini che normalmente non sarebbero registrabili a causa delle restrizioni imposte dai singoli Registri locali. Molto spesso, infatti, il requisito richiesto dai Registri locali è quello della residenza del richiedente nel paese relativo al dominio. Di conseguenza, i soggetti stranieri finiscono col trovarsi in forte difficoltà nel registrare il dominio, poiché non dispongono dei requisiti formali necessari. Il pacchetto Presenza locale risolve questi problemi, mettendo a disposizione una fitta rete di relazioni internazionali con fiduciari, residenti nei paesi interessati, che fungeranno da trustee per la registrazione di questi domini.
• Trademark Clearinghouse (TMCH) – E’ possibile richiedere la registrazione del proprio brand all’interno del database TMCH al fine di ottenerne i vantaggi sia in sede di registrazione anticipata di nuove estensioni che di monitoraggio delle nuove attivazioni potenzialmente dannose per il nostro brand.
• Domain Protection Marks List (DPML) – Si tratta di un meccanismo di protezione avanzato che, grazie ad una sorta di convenzione con Donuts (uno dei più importanti Registry del panorama mondiale), consente di bloccare – a fronte del pagamento di un canone – la registrazione di nuovi domini corrispondenti ad un brand registrato all’interno del TMCH.

Per maggiori informazioni:

Dominiando S.r.l. – Tel.: 06.80693248 – Dettagli dell’offerta: www.dominiando.it/brandProtection/index.html

Register.it

Register.it, azienda di riferimento nel mercato della registrazione domini in Italia e in Europa, offre un valido ed articolato servizio di Brand Protection finalizzato non solo alla semplice gestione del portafoglio domini ma anche, e soprattutto, alla definizione di una strategia globale di protezione e tutela dei brand.

L’offerta di Register.it si articola in differenti servizi integrati tra loro:

• Gestione portafoglio domini – Un assistente dedicato si occuperà di registrazioni, rinnovi e pratiche burocratiche al posto tuo.
• Domain Name Audit – Gli esperti di Register.it ti aiuteranno a scegliere il nome adatto per il tuo nuovo progetto: per non confondere il tuo business con quello di altri, verrà verificato in anticipo se il nome che hai scelto è già in uso e in quali paesi viene utilizzato.
• Recupero domini – Se qualcun altro sta utilizzando un dominio col tuo marchio gli esperti di Register.it possono aiutarti a recuperarlo mediante una negoziazione (attività di brokeraggio) oppure attivando le necessarie procedure amministrative e/o legali.
• Consulenza per nuovi domini – Gli esperti di Register.it ti offriranno una consulenza strategica sulle nuove estensioni anche mediante un supporto burocratico per gestire al meglio le nuove registrazioni già in fase di Sunrise.
• Domain Monitoring – Ti verranno segnalati i domini a rischio e le azioni da intraprendere per non compromettere l’immagine dei tuoi prodotti.
• Registrazione marchi – Gli esperti di Register.it possono anche assisterti e consigliarti nella registrazione del tuo marchio sul territorio italiano o europeo.

Inoltre è possibile richiedere assistenza per l’inclusione nel Trademark Clearinghouse e nel Domains Protected Marks List.

Da segnalare, infine, che aderendo al servizio si avrà a disposizione un consulente strategico personale con il quale concordare la migliore strategia di protezione del Brand.

Per maggiori informazioni:

Register.it S.p.A. – Tel.: 035.6305561 – Dettagli dell’offerta: www.register.it/brandprotection/

Aruba

Aruba, azienda leader in Italia nel settore dei domini web e dell’hosting, propone svariate soluzioni nell’ambito della gestione professionale dei domini web tra cui, appunto, il servizio di Brand Protection.

Il servizio offerto da Aruba si sostanzia in un’attività di consulenza ed assistenza strategica finalizzata alla protezione dell’identità in Rete attraverso:

• Gestione del portafoglio domini – Questa attività prevede che l’intera gestione dei domini web collegati al nostro brand sia affidata ad un esperto di Aruba che si occuperà di registrare, trasferire e rinnovare i domini, in qualsiasi estensione al mondo, seguendo tutte le pratiche necessarie al posto nostro. Oltre a ciò, sarà compito dei tecnici di Aruba garantire il corretto e puntuale rinnovo di ogni dominio sollevandoci da ogni onere in tal senso.
• Analisi della diffusione del brand online – Gli esperti di Aruba effettueranno le opportune ricerche al fine di identificare tutti i nomi a dominio, in possesso di terzi, potenzialmente “rischiosi”per il nostro brand, suggerendoci, contestualmente, la migliore strategia per entrarne in possesso.
• Monitoraggio di domini e keyword – Verrà effettuato un costante monitoraggio dello stato dei nomi a dominio registrati nonché delle keyword legate al nostro marchio al fine di offrirci una panoramica circa l’uso del nostro brand in Rete.
• Assistenza legale – Il servizio prevede la fornitura di un’assistenza legale per la risoluzione di eventuali contenziosi riguardanti i nomi a dominio legati al tuo marchio.

Per maggiori informazioni:

Aruba S.p.A. Tel.: 0575.05077 (informazioni pre-vendita) – Dettagli dell’offerta: hosting.aruba.it/domini/brand-protection.aspx

Conclusioni

Nell’era digitale proteggere un marchio da usi illegittimi e fraudolenti è sempre più difficile e la consulenza di un’azienda specializzata può rivelarsi determinante nel risolvere eventuali problematiche se non addirittura anticiparle.

Se state valutando il lancio di un marchio, pertanto, potrebbe essere utile rivolgersi a degli esperti per valutare, insieme a loro, il modo migliore di tutelarne l’identità in Rete evitando l’insorgere di problemi che potrebbero rivelarsi non solo spiacevoli scocciature ma qualcosa di ben peggiore.